En tant qu’expert judiciaire nommé par la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB), j’ai eu l’opportunité unique d’observer le fonctionnement de la Cour de première main dans le cadre d’une demande de préservation des preuves (saisie contrefaçon). En décembre 2024, j’ai été désigné par la division locale française de la JUB pour effectuer la deuxième saisie en France dans le contexte d’un litige de contrefaçon opposant deux entreprises françaises. Bien que, en tant que mandataire en brevets français, je sois familier avec la procédure de « saisie-contrefaçon », il a été particulièrement intéressant de constater comment la JUB a adapté cette procédure typiquement française pour sécuriser les preuves dans le cadre de son propre système.
Cet article revient sur cette expérience et a pour but de rappeler le fondement juridique et le cadre procédural des mesures de préservation des preuves devant la JUB. Il inclut une étude de cas concrète, mettant en lumière les défis et les enseignements tirés de ce mécanisme d’exécution de la JUB.
Fondement juridique et conditions de la préservation des preuves
Conformément à l’article 60 de l’Accord sur la JUB, à la demande du requérant ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement disponibles étayant la prétention selon laquelle le brevet a été contrefait ou est sur le point de l’être, la Cour peut ordonner des mesures provisoires visant à préserver les preuves pertinentes relatives à la contrefaçon alléguée. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie physique des produits contrefaisants. Une telle ordonnance peut être rendue « même avant l’introduction d’une action au fond », c’est-à-dire avant ou après que le requérant ait introduit une action en contrefaçon devant la JUB.
Contrairement au droit français, la règle 194-1 du Règlement de procédure de la JUB donne à la Cour le pouvoir discrétionnaire d’informer le défendeur de la demande et de l’inviter à déposer une opposition. Toutefois, dans les cas où « tout retard serait susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du brevet, ou lorsqu’il existe un risque démontré de destruction des preuves », la Cour peut rendre l’ordonnance ex parte (c’est-à-dire sans la présence du défendeur). Il est à noter que, dans la plupart des ordonnances de préservation des preuves rendues par la JUB durant ses premières années d’activité, les ordonnances ont été obtenues sans audition du défendeur.
Cela doit être interprété à la lumière de l’article 62.2 de l’Accord sur la JUB, qui impose à la Cour de procéder à une pesée des intérêts des parties, c’est-à-dire d’appliquer le critère de proportionnalité des mesures par la mise en balance des intérêts des deux parties. Cela explique pourquoi le requérant doit fournir des éléments de preuve raisonnables de la contrefaçon, pourquoi les ordonnances sont accordées ex parte (c’est-à-dire sans que le saisie soit informé à l’avance) uniquement en cas d’urgence ou de risque de destruction des preuves, et pourquoi de telles mesures peuvent être soumises au dépôt d’une garantie par le requérant (dans environ la moitié des cas à ce jour). De plus, comme cela a été clairement illustré dans l’étude de cas ci-après, les mesures doivent être exécutées sous réserve de la protection des secrets d’affaires (article 60.1 de l’Accord sur la JUB : « sous réserve de la protection des informations confidentielles »).
Cadre procédural et exécution
Sur la base d’une demande écrite du requérant et des preuves à l’appui, si la Cour estime que les conditions sont remplies, elle rend une ordonnance de préservation des preuves. Dans cette ordonnance, la Cour désigne une personne pour exécuter la mesure ; cette personne doit être un professionnel dont l’expertise, l’indépendance et l’impartialité sont garanties. Conformément à la règle 196 du Règlement de procédure de la JUB et en accord avec le droit national, cette personne peut être un huissier de justice ou être assistée par un huissier. Le requérant ne peut pas être présent durant l’exécution des mesures, mais peut être représenté par un professionnel indépendant, qui ne doit pas être son conseil habituel.
La personne désignée doit exécuter les mesures dans le cadre et les délais spécifiés dans l’ordonnance et soumettre un rapport écrit à la Cour dans le délai indiqué dans ladite ordonnance (règle 196.5 du Règlement de procédure de la JUB).
L’article 60(8) de l’Accord sur la JUB impose au requérant d’introduire une action au fond dans un délai de 31 jours calendaires ou 20 jours ouvrables (le délai le plus long étant retenu) ; à défaut, les effets des mesures de préservation des preuves seront révoqués ou cesseront de produire effet. Il est important de noter que, contrairement au droit français, le point de départ de ce délai n’est pas la date de la saisie, mais, selon la Cour d’appel de la JUB, la date à laquelle les preuves ont été communiquées au requérant, ou la date à laquelle la Cour a rendu une décision définitive refusant l’accès du requérant aux preuves.
Étude de cas : Deuxième demande de saisie devant la division locale française de la JUB en 2025
L’ordonnance de préservation des preuves
Afin de respecter la confidentialité de l’instruction, cette étude de cas se fonde exclusivement sur les ordonnances et décisions judiciaires accessibles au public sur le site web de la JUB.
Dans l’affaire pour laquelle j’ai été désigné, le requérant a déposé en décembre 2024 deux demandes parallèles de préservation des preuves concernant un four d’incinération de déchets : l’une pour inspecter le site où le four était en cours d’installation, et l’autre pour inspecter l’usine du fabricant du four. Le requérant a fourni des éléments de preuve d’une contrefaçon potentielle de son brevet européen, basés sur une communication internet et une vidéo publiée par le défendeur. Pour justifier une ordonnance ex parte, le requérant a invoqué l’urgence, précisant que le four devait entrer en service début 2025, date à partir de laquelle toute inspection ne serait plus faisable.
Dans ses demandes, le requérant a sollicité de la Cour l’ordonnance d’une description détaillée du four, la saisie physique de documents techniques, promotionnels et comptables, ainsi que la préservation, par impression ou copie, des supports numériques relatifs au four.
Dans son ordonnance, et afin de préserver les secrets d’affaires, la Cour a refusé de manière intéressante la saisie physique des documents comptables, la contrefaçon n’étant pas encore établie.
Cette décision confirme que la Cour a clairement pris en compte le critère de proportionnalité de la mesure. De même, la Cour a exigé du requérant le dépôt d’une garantie pour assurer l’indemnisation de tout dommage causé au défendeur au cas où l’action au fond échouerait. Conformément au droit français, en ma qualité d’expert judiciaire français, j’ai été désigné dans l’ordonnance rendue par la Cour pour exécuter les mesures au sein de l’usine du fabricant du four, en association avec un représentant indépendant du requérant (qui n’est pas le conseil habituel de ce dernier) et un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) territorialement compétent. Étant donné que je devais récupérer des supports numériques, la Cour m’a également donné la possibilité de désigner un expert informatique. Contrairement à la procédure française où le commissaire de justice qui dirige les mesures de saisie, ici le commissaire de justice est seulement désigné pour signifier l’ordonnance et dresser un procès-verbal du déroulement des opérations ; la préservation des preuves doit être conduite par moi-même en tant qu’expert judiciaire. Cela peut faire une différence majeure dans l’identification des preuves techniques pertinentes.
Par ailleurs, afin de préserver le secret, la Cour a défini que les documents saisis ainsi que mon rapport ne seraient accessibles qu’à un « cercle de confidentialité » incluant uniquement les représentants des parties.
Le défendeur fait appel de l’ordonnance de préservation des preuves
Suite à l’exécution des mesures le 14 janvier 2025, le défendeur a déposé le 12 février 2025 une demande de retrait des mesures de saisie, fondée sur l’absence d’urgence, l’absence de risque de destruction des preuves et sur le fait que le requérant aurait délibérément dissimulé des informations susceptibles d’impacter la délivrance de l’ordonnance.
La Cour, non convaincue par les arguments du défendeur, a rejeté cette demande le 24 mars 2025. Le défendeur a interjeté appel de ce rejet sur les mêmes motifs, et l’appel a été rejeté le 15 juillet 2025. Nous sommes toujours dans l’attente de l’audience et de la décision au fond dans cette affaire de contrefaçon.
Enseignements tirés et défis pratiques
Cette affaire illustre l’application pratique par la Cour de cette nouvelle interprétation de la «saisie-contrefaçon » française, à savoir la mesure de préservation des preuves devant la JUB.
Pour le requérant, il ressort de cet exemple qu’une telle mesure ne devrait être envisagée qu’en cas de forts soupçons de contrefaçon et lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’obtenir la preuve, car il s’agit clairement d’une procédure plus coûteuse à mener que la saisie-contrefaçon française originale. Le requérant doit établir des preuves claires justifiant les soupçons de contrefaçon, constituer une garantie, se préparer à payer les frais de l’expert, de l’huissier et du représentant pour exécuter les mesures, et être prêt à faire face à une demande de retrait de la part du défendeur. De plus, l’obtention d’une ordonnance ex parte, qui est généralement vitale pour ce type de demandes, n’est pas automatique et nécessite que le requérant argumente de manière convaincante sur l’urgence ou le risque de destruction des preuves.
Pour le défendeur, il est intéressant de noter, à la lumière de cette affaire, que la Cour applique clairement le critère de proportionnalité de la mesure et prend en compte la protection des secrets d’affaires. Néanmoins, bien que l’ordonnance ex partedoive théoriquement rester une exception, il semble, au vu de cette affaire et des cas de la première année d’activité de la JUB, qu’elle devienne la norme. Ainsi, si vous ou l’un de vos clients estimez qu’il existe un risque de faire l’objet de mesures de préservation des preuves (par exemple, après réception d’une lettre de mise en demeure), vous devriez envisager de déposer une « lettre de protection » (règle 207 du Règlement de procédure de la JUB).
De telles lettres seraient prises en considération par la Cour avant de rendre une ordonnance de préservation des preuves et pourraient inciter la Cour à choisir d’auditionner le défendeur ou de rejeter la demande plutôt que de rendre une ordonnance ex parte.
Conclusion
Le mécanisme de préservation des preuves de la JUB, bien qu’inspiré de la saisie-contrefaçon française, fonctionne selon une philosophie juridique distincte, centrée sur la proportionnalité, l’équité et la considération des secrets d’affaires. Contrairement au système français, qui favorise les titulaires de brevets avec un niveau de preuve minimal, la JUB exige des requérants qu’ils démontrent la vraisemblance de la contrefaçon et, pour obtenir des mesures ex parte, l’urgence ou le risque de destruction des preuves. Cela reflète un compromis à l’échelle européenne, moins agressif que celui de la France, mais plus structuré et équilibré en termes de droits. Reste à savoir si son usage restera concentré dans les juridictions ayant une tradition établie de saisie (comme la France ou l’Italie) ou s’il s’étendra à travers l’Europe, comme le suggère la jurisprudence naissante.
Edern TRANVOUEZ, PhD
Conseil en Propriété Industrielle, Mandataire Européen et Représentant auprès de la JUB
