Le dépôt d’une marque n’est plus constitutif de contrefaçon

Le monde de la PI
Publié le 8 décembre 2021

 

Dans deux arrêts rendus le 13 octobre dernier, la Cour de Cassation a opéré un important revirement de jurisprudence.

La question posée devant la Haute Cour était la suivante : le simple dépôt d’une marque auprès d’un Office peut-il constituer un acte de contrefaçon à lui seul en l’absence d’usage auprès du public ?

La jurisprudence était claire jusqu’à ce jour, la Cour estimait en effet que le dépôt d’une marque contrefaisante portait atteinte au droit exclusif du titulaire de la marque antérieure et, en conséquence, lui causait nécessairement un dommage.

 

Dans ses deux récents arrêts, qui partagent la même motivation, la Cour affirme qu’« il y a lieu de reconsidérer cette interprétation à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ».

Ainsi, la Cour de cassation cite l’arrêt Daimler de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 3 mars 2016, aff. C‑179/15) et en déduit quatre critères cumulatifs pour définir un acte de contrefaçon :

  • le signe contrefaisant doit être utilisé dans la vie des affaires ;
  • en l’absence du consentement du titulaire de la marque antérieure ;
  • pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés par la marque antérieure ;
  • et l’utilisation doit provoquer un risque de confusion dans l’esprit du public, ce qui porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, sa fonction de garantie de provenance.

En l’occurrence, les marques potentiellement contrefaisantes avaient seulement été déposées mais jamais exploitées. Deux des critères n’étaient donc pas remplis. De plus, puisqu’elles n’ont jamais servi à désigner de produit ou service commercialisés, elles n’ont pas pu provoquer de risque de confusion, donc d’atteinte à la fonction essentielle des marques antérieures.

En conséquence, le seul dépôt d’une marque, que ce dépôt soit suivi ou non d’un enregistrement, ne constitue pas un acte de contrefaçon.